Возможно ли российской компании зарегистрировать лицензионный договор в России с зарубежной компанией - правообладателем о передаче права использования указанного товарного знака на территории России?



Вопрос: Организация занимается импортом и экспортом продукции, реализуемой под товарным знаком «ОБЕЗЛИЧИНО», правообладателем которого является иностранная компания. Товарный знак имеет международную регистрацию, включая Россию. Возможно ли российской компании зарегистрировать лицензионный договор в России с зарубежной компанией - правообладателем о передаче права использования указанного товарного знака на территории России? Необходимо ли для этого правообладателю сначала зарегистрировать данный товарный знак на территории России и обязательно ли обращаться к патентному поверенному?  

 

Ответ: ООО «ВЭД ПРОВОДНИК» проведён анализ предоставленного Вами товарного знака «ОБЕЗЛИЧИНО» на предмет его регистрации в Роспатенте РФ, а также на предмет наличия возможности регистрации лицензионного договора о предоставлении прав использования данного товарного знака.

Исходя из проведённого поиска в базе данных ФИПС, следует, что указанный товарный знак не зарегистрирован на территории Российской Федерации правообладателем.

Действующее законодательство позволяет передать право использования товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации или товарного знака, на который распространяется правовая охрана на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами.

Так, п. 2.1.3.6 Приложения к Приказу Роспатента от 29.12.2009 № 186 «Рекомендации по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» (далее - Приложение) к рассмотрению принимаются заявления о регистрации строго определённых договоров, в число которых входит договор о предоставлении права использования товарного знака, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами (лицензионный/сублицензионный договор).

Учитывая, что в вопросе о рассматриваемом товарном знаке указывается о наличии международной регистрации с указанием Российской Федерации, то такая регистрация товарного знака является основанием для его правовой охраны в Российской Федерации, поскольку наша срана является участницей Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (Мадридское соглашение) от 1891 г. и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадридский протокол) от 1989 г., а, следовательно, зарегистрировать лицензионный договор на право использования товарного знака можно без регистрации товарного знака в Российской Федерации.

Мадридская система регистрации товарных знаков позволяет регистрировать товарные знаки путём подачи заявки не в патентное ведомство каждой отдельной страны, а в один орган - Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с возможностью установления правовой охраны на несколько государств – участников Мадридского соглашения, что по всей видимости и было сделано правообладателем рассматриваемого товарного знака, однако требует соответствующего документального подтверждения.

Согласно ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

В соответствии со статьей 1247 ГК РФ иностранные лица могут вести дела с Роспатентом РФ только через российских патентных поверенных.

Однако согласно Приложению к Приказу Роспатента от 29.12.2009 № 186 правом подачи заявления о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак и иные объекты интеллектуальных прав обладает лицо, являющееся стороной договора (п. 2.2.4.1.).

На основании вышеизложенного, учитывая, что стороной такого лицензионного договора   будет выступать юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, то при наличии документов, подтверждающих регистрацию рассматриваемого товарного знака по Мадридской системе, Ваша компания может самостоятельно, без привлечения патентного поверенного, зарегистрировать соответствующий лицензионный договор в Роспатенте РФ с правообладателем – не резидентом Российской Федерации без предварительной регистрации товарного знака на территории России.

 



Нужна профессиональная
юридическая помощь?
Отправьте нам заявку сейчас и мы предпримем первые действия по защите Ваших прав и интересов уже сегодня!

о компании

Оказание профессиональных юридических услуг и юридического сопровождения в различных сферах общественно-деловой жизни. Мы открыты для диалога и сотрудничества с каждым, кому требуется правовая помощь сейчас

новости

Если Вы хотите быть в курсе событий нашей компании, а также получать свежую информацию в области права, введите свой E-mail адрес:

контактная информация

ООО «ВЭДПРОВОДНИК»

г.С-Петербург, Пискаревский пр, д. 150, корп. 2, лит. О, оф.302
г.С-Петербург, Науки пр, д.15, к.1, оф.2
г.Москва, ул. Горчакова, д.5, оф.3

Телефоны: (812)676-37-79, (905)212-35-35
E-mail: info@vedprovodnik.ru

©2012-2017. ООО «ВЭДПРОВОДНИК». При копировании материалов, ссылка на сайт обязательна.
закрыть
У Вас возник вопрос?
Пожайлуста, укажите ваш контактный номер телефона и мы перевозвоним вам в самое ближайшее время:
Жду звонка!
закрыть
Заявка на оказание услуги
Пожайлуста, подробно заполните текстовые поля:
Отправить заявку!